A título de registros de marcas em âmbitos internacionais, em 25 de julho de 2019, o Brasil assinou o Protocolo de Madri, um tratado internacional que permite o depósito e registro de marcas em mais de 120 países.
O sistema é regulado pela OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Por esta via de protocolo, o titular de uma marca pode requerer o seu registro ao mesmo tempo, para diversos países, com uma maior previsibilidade de resposta e a concentração do pagamento em uma única moeda, facilitando assim, o registro internacional de uma marca.
Portanto, para requerentes brasileiros ou domiciliados no Brasil, ou ainda que possuem um estabelecimento comercial ou industrial no Brasil e que desejam registrar sua marca em outros países por meio do Protocolo de Madri, o INPI funciona como um escritório de origem.
O requerente, por meio de um assessoramento, irá depositar o pedido internacional no INPI, que irá avaliar aspectos formais e também se a especificação do produto ou serviço é a mesma do pedido de base do mesmo titular, ou seja, se é a mesma contida no registro da marca no Brasil. Além disso, também avaliará se a marca do pedido internacional é idêntica ao pedido de base.
Após esta avaliação, o INPI envia o pedido à OMPI, e estando tudo formalmente correto, publicará na Gazeta Internacional e notificará os países de interesse. Cada país fará uma análise do pedido de acordo com a sua própria legislação, e retorna a resposta a OMPI que a repassa ao requerente.
O mesmo vale para marcas estrangeiras a serem registradas no Brasil, desde que o país de origem seja integrante do Protocolo de Madri. Ressalta-se que, conforme parágrafo único do art. 1º da Res. 247/2019, o peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico. Neste caso, o INPI funciona como escritório designado e examinará o pedido de acordo com a legislação brasileira, considerando as marcas já registradas em território nacional.
Para o registo da marca internacional no Brasil, o requerente deve declarar exercer em território brasileiro, de forma efetiva e lícita, a atividade que a marca descreve. Conforme de o art. 128 §1º da Lei de Propriedade Industrial, esse exercício pode ser tanto de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente.
Para os países que não fazem parte do Protocolo de Madri, como por exemplo o Paraguai, o pedido deverá ser diretamente no INPI. Neste caso, é necessário constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, e apresentar a documentação necessária para o registro, a qual inclui a cópia do registro da marca no país de origem.
Após a análise do pedido pelo INPI, não havendo conflitos com marcas já registradas e, estando de acordo com a legislação, a marca será publicada na Revista de Propriedade Industrial, a fim de garantir a oposição de terceiros.
Com relação ao registro internacional de marca, em 2016 um caso envolvendo o País vizinho acabou por anular o registro de uma marca brasileira.
Na ocasião, o TRF2 decidiu, por unanimidade, anular o registro da marca brasileira Erva Mate Kurupí, na categoria “erva para infusão”, por entender que constituía uma imitação ou reprodução de outra já existente no exterior. O INPI havia concedido o registro depositado por uma empresa do Mato Grosso do Sul, uma vez que a marca estrangeira não estava registrada no Brasil quando a empresa brasileira realizou o depósito em 2008, e ainda, porque o Paraguai, não tinha na época tratado de cooperação com o Brasil na área de propriedade intelectual, razão pela qual não era possível a aplicação do artigo 124, XXIII da LPI:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
A anulação pelo Tribunal Regional Federal, se deu porque a empresa paraguaia, registrou em seu país a marca Kurupí no ano de 1997, com a identificação de “erva utilizada para fazer chá”, estendendo posteriormente o registros para os EUA e alguns países da América do Sul.
Na ocasião o magistrado entendeu que ainda que a marca paraguaia (Yerba Mate Kurupi) não tivesse registro no Brasil, diante da proximidade das sedes das duas empresas: Dourados – MS (Brasil) e Assunção (Paraguai), seria impossível que a brasileira desconhecesse a estrangeira, tendo sido inclusive, apresentado pela empresa paraguaia, certificado de notoriedade da marca em seu país, conforme demonstra a ementa abaixo:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA – COLIDÊNCIA CONFIGURADA COM MARCA ESTRANGEIRA - - Insurgem-se ambos os réus UHDE EMPACOTADORA COM IMP EXP LTDA e INPI, contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora LABORATÓRIO Y HERBOSTERIA SANTA MARGARITA S.A, visando a nulidade do registro nº 900.726.520, referente a marca nominativa “ERVA MATE KURUPÍ” na classe NCL(9) 30, para assinalar erva para infusão, exceto medicinal, requerido em 02/02/2008 e concedido em 17/08/2010, em favor da empresa ré/Apelante, por entender constituir imitação/reprodução da marca paraguaia, de titularidade da empresa autora/Apelada.
- A marca da autora não se encontrava ainda registrada no País quando a empresa ré efetuou o depósito da marca anulando, bem como o Paraguai, país de origem da empresa autora, não tem tratado de cooperação com o Brasil na área de propriedade intelectual, nem é signatário da Convenção de Paris, razão por que não seria o caso de aplicação do artigo 124, XXIII, da LPI.
- Por outro lado, resta patente a comprovação nos autos, no sentido de que a Apelada comercializa através de sua marca YERBA MATE KURUPI, - devidamente registrada no Paraguai, desde 1997, ou seja, anteriormente à marca da apelada, depositada no INPI, somente em 2008 -, com outros países, como Estados Unidos, Chile, Bolívia, Peru, Uruguai e Mercado europeu.
- A empresa autora tem como sede a cidade de Assunção, no Paraguai, sendo certo que a sede da Apelante/ré, encontra-se na cidade de Dourados, no Estado do Mato Grosso do Sul, cujo território faz fronteira com o Paraguai, restando clara a proximidade de ambas as empresas, não obstante situadas em países distintos.
- Inteligência do artigo 2º, V e 124, XIX, da LPI e artigo 10, bis, da CUP.
- Precedente jurisprudencial.
Assim, pelo julgado acima, fica evidente a importância do registro da marca a fim de protegê-la principalmente da concorrência desleal.
